近日，國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)了《專利標識標注不規(guī)范案件辦理指南（試行）》 。該指南第二章第二節(jié)：標注不規(guī)范行為的認定，第2.2.5一小節(jié)：其他不規(guī)范表現(xiàn)形式。該部分針對避免重復(fù)授權(quán)而繼續(xù)標識原實用新型專利一部分做出了相關(guān)認定和論述。本文針對此項規(guī)定和論述進行了分析和討論，以供參考交流。
近日，國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)了《專利標識標注不規(guī)范案件辦理指南(試行)》 ，該文對于加強對專利標識標注行為的監(jiān)督管理，規(guī)范專利行政執(zhí)法行為，鼓勵、引導(dǎo)和規(guī)范當事人正確標注專利標識具有積極的意義。
該指南第二章第二節(jié)：標注不規(guī)范行為的認定，第2.2.5一小節(jié)：其他不規(guī)范表現(xiàn)形式。該部分針對避免重復(fù)授權(quán)而繼續(xù)標識原實用新型專利一部分做出了相關(guān)認定和論述，根據(jù)該部分的論述。國家知識產(chǎn)權(quán)局認為，當出現(xiàn)這種情形，對繼續(xù)在產(chǎn)品說明書等材料中標注專利標識的，應(yīng)當認定為標識不規(guī)范，而對于在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標注的則認定為假冒專利。即這種情況下認定屬于假冒專利或者認定屬于標注不規(guī)范的區(qū)別僅僅在于標注的專利標識具體所在標注對象上。
對于以上的認定和結(jié)論，筆者認為有待商榷。
筆者認為 ，根據(jù)《專利法實施細則》第八十四條第一款，構(gòu)成假冒專利的前提應(yīng)當是滿足以下四種情形之一：1、專利未授權(quán);2、專利權(quán)被宣告無效;3、專利權(quán)終止;4、未經(jīng)許可標注他人的專利號。
而根據(jù)《專利法》第九條，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。
因此對于“避免重復(fù)授權(quán)放棄專利權(quán)”這種法律狀態(tài)，其既非未授權(quán)也非專利權(quán)終止，此種法律狀態(tài)下，若發(fā)明專利依然有效，該專利權(quán)依然是合法有效的，其本質(zhì)是實用新型的專利權(quán)替換了權(quán)力類型為發(fā)明專利專利權(quán)，因?qū)＠ǖ诰艞l的規(guī)定只能授予一項專利權(quán)而將原有的權(quán)力進行了替換而不是原有的權(quán)力廢止。
因此針對這種法律狀態(tài)應(yīng)當核驗其發(fā)明專利是否合法有效，若發(fā)明專利合法有效應(yīng)當統(tǒng)一認定為標注不規(guī)范，而不能認定為構(gòu)成假冒專利，若發(fā)明專利已被宣告無效或終止，應(yīng)當適用假冒專利的相關(guān)認定標準進行認定。
附2.2.5一小節(jié)